Protéger ses actifs intangibles lors de l’acquisition d’une entreprise : un aperçu des meilleures pratiques

Dans une acquisition, la valeur réside parfois moins dans les équipements et les inventaires que dans les actifs intangibles : marques, logiciels, données, savoir-faire, noms de domaine, clients, fournisseurs et contrats. Ces éléments peuvent vous apporter un avantage compétitif… ou des litiges. Nous aborderons aujourd’hui certains éléments qui doivent être considérés dès le départ.

Article provenant de Dunton Rainville.

Chaîne de titres et cessions

Ce n’est pas parce que l’entreprise convoitée « utilise » une technologie ou une marque qu’elle en est titulaire, libre de toute charge, de façon opposable ou que celle-ci peut être transférée librement.

Sur le plan des droits d’auteur, il convient de rappeler que ce que crée un salarié dans l’exécution de ses fonctions peut généralement appartenir à l’employeur, mais l’entrepreneur indépendant en demeure habituellement titulaire à moins d’une cession écrite. En pratique, on retrouve souvent des contrats de services généraux, sans cession spécifique des livrables ni de renonciation aux droits moraux. Ces failles contractuelles exposent l’entreprise à un risque indu.

Imaginez par exemple que vous achetez une entreprise dont l’image de marque est forte, mais vous réalisez que le graphiste dont les services avaient été retenus pour créer le logo n’en a jamais réellement cédé la propriété à l’entreprise par écrit. Cette situation rend l’entreprise et son image vulnérables ce qui en affecte directement la valeur.

La même rigueur s’impose pour tous les droits de propriété intellectuels classiques : marques, dessins industriels et brevets doivent être cédés et inscrits aux registres appropriés de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et à l’étranger le cas échéant, avec renouvellements et paiement des droits à jour. Des recherches au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et aux registres de l’OPIC sont indispensables pour repérer hypothèques mobilières, gages, licences, cessions et/ou redevances prioritaires encore en vigueur, ainsi que les droits à payer. Une sûreté non radiée ou un titre précaire peut bloquer un lancement ou un financement.

Sur le plan opérationnel, il est important de vérifier ou prévoir certains éléments, dont le dépôt en fidéicommis des codes sources des logiciels tiers les plus importants, la vérification des clés et des accès, de leur disponibilité et de leur transférabilité et de la traçabilité et la purge des utilisateurs fantômes qui représentent un risque de sécurité au niveau de la protection des renseignements personnels et autres données sensibles.

En effet, considérez un moment qu’un fournisseur de logiciel ferme boutique ou cesse d’offrir le support à un logiciel essentiel aux opérations de l’entreprise. Cette situation pourrait s’avérer désastreuse sur le plan opérationnel ou créer une dépense imprévue susceptible d’affecter les liquidités de l’entreprise.

Il en va de même pour un compte sur les réseaux sociaux dont l’accès est lié au compte personnel d’un ancien employé qui est aujourd’hui difficilement retraçable.

Dans les faits, si l’entreprise ne peut démontrer un titre clair sur ses actifs intangibles, cela en affecte directement la valeur et mérite un rajustement du prix de vente en conséquence.

Dépendances contractuelles

Même dans le cas de titres clairs, la valeur des actifs intangibles peut être affectée par une clause mal négociée. Il faut donc repérer les licences et ententes critiques pour identifier :

• Les clauses d’anti-cession et de changement de contrôle : plusieurs licences (clients, fournisseurs, données, infonuagique, API) ne se transmettent pas automatiquement
• Les restrictions d’usage : territoires, secteurs, exclusivités, droits de sous-licence, redevances minimales et jalons de performance
• Les accords de coexistence, les licences mutuelles et les limitations contractuelles qui peuvent contraindre votre stratégie
• Les clauses de renouvellement automatique qui peuvent s’avérer onéreuses ou leur absence qui peut s’avérer tout aussi désastreuse par moment

Enfin, vérifiez le contrôle effectif des actifs numériques : domaines, comptes d’applications et réseaux sociaux, avec double authentification et politiques internes de gestion des accès. Perdre le contrôle d’un compte stratégique le jour de la clôture reste un scénario trop fréquent et évitable.

Ignorer les impacts et les stratégies fiscales liées aux actifs de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle constituent des actifs stratégiques souvent ignorés. Ils peuvent en effet être un levier important de planification fiscale et de protection juridique lors d’une acquisition ou réorganisation corporative.

Sur le plan fiscal, les actifs de propriété intellectuelle peuvent être :

• Amortis (selon leur durée de vie utile ou selon des règles spécifiques de déduction)
• Assujettis à la TPS/TVQ lorsqu’ils sont cédés à titre onéreux
• Générateurs de revenus passifs lorsqu’ils sont exploités sous licence

Ainsi, il est important de considérer ces actifs dans l’élaboration de la stratégie fiscale lors de l’acquisition puisqu’ils peuvent être un levier, mais aussi parfois vous causer des soucis, notamment au niveau des impôts latents.

Une des solutions possibles : la création d’une société de gestion de propriété intellectuelle

Une structure très répandue consiste à transférer la propriété intellectuelle à une société distincte, souvent une société de gestion, qui concède ensuite une licence d’utilisation à l’entreprise opérante.

Lorsque l’importance de la propriété intellectuelle transférée le justifie, celle-ci permet notamment une optimisation fiscale puisque les redevances payées par l’entreprise exploitante sont déductibles d’impôt comme frais d’exploitation. Elle renforce également la protection d’actifs et facilite la vente partielle (ou totale) des opérations sans céder la propriété intellectuelle.

Attention aux pièges classiques

Trop souvent, l’acheteur présume que tout ce qui a été développé « pour » l’entreprise appartient à l’entreprise. Ce n’est généralement pas le cas pour les prestataires sans cession écrite ni renonciation aux droits moraux.

Assurez-vous de demander qui a créé quoi, sur quelle base et avec quels documents ? Exigez les contrats d’emploi et de services, les cessions signées et les renonciations aux droits moraux. Faites confirmer ce qui est détenu, où, et à quelles conditions (titres enregistrés, oppositions ou litiges, recherches RDPRM, etc.). Enfin, identifiez de qui dépend l’exploitation immédiate : licences entrantes/sortantes, cessibilité, changement de contrôle, restrictions et redevances ; gouvernance des données et des comptes numériques.

Traduisez ces réponses en conditions claires préalables à la clôture et protégez-vous ensuite par des déclarations et garanties renforcées dans la convention d’achat d’actions ou d’actifs.

Évidemment, ces conseils ne remplacent en rien les conseils de professionnels expérimentés qui peuvent vous aider à y voir clair, à élaborer une stratégie adaptée à votre situation et à fixer des attentes claires avec le vendeur, et ce, dès les premières étapes du processus.